张伟文演唱会完整版:关于评价新颖性和创造性的对比文件的公开程度

　　“1、一种发动机，其特征为：其缸筒由以碳化钨或碳化钛为硬质相且硬质相含量为30%－50%的钢结硬质合金材料制成。

　　2、如权利要求1所述的发动机，其特征为：其缸筒所用的钢结硬质合金材料选用以碳化钨作为硬质相的，并选用国标F3001、F3002牌号。”

　　第11582号决定认定：本申请的权利要求1、2相对于对比文件1(JP57-203753A，公开日为1982年12月14日)和对比文件2(US4933008A，公开日为1990年6月12日)以及本领域的常规技术的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，维持国家知识产权局于2005年5月27日对本申请作出的驳回决定。其中对于本申请权利要求1是否具备创造性，作出如下评述：对比文件1公开了一种内燃机用耐磨损材料，并具体公开了以下的技术特征“该材料可以用于内燃机的活塞环、缸筒、凸轮轴等部件的制造，来提高这些部件的耐磨性，这种耐磨损材料在钢的母材上，对成形烧结的钢结硬质合金材料进行再熔化结合（焊接）来形成，在母材的表面形成有三个层，即硬质合金层1、结合层2和热影响层3，该钢结硬质合金材料硬质相可选择碳化钨或碳化钛，并且含量为2－40%（该范围与权利要求1所要求保护的硬质相含量范围部分重叠）。”（参见该对比文件的第1页、第2页右栏最后一段、第3页左栏第1行、第4页右栏第24行至第27行）；由此可见权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1的区别仅在于，权利要求1的缸筒通体由钢结硬质合金材料制成，而对比文件1是在母材上再熔化结合钢结硬质合金。权利要求1的上述区别特征是为了解决母材和钢结硬质合金结合工艺较难的技术问题，然而对比文件2公开了一种耐热和耐磨的钢结硬质合金材料，并具体公开了以下的技术特征“该材料在用于发动机的在高温时需要具有高的耐磨性和耐热性的部件时表现出优良的性能，适用于发动机的阀座和阀门。”（参见该对比文件的第2栏和第9栏的权利要求1、2）。因此，对比文件2已经给出了利用钢结硬质合金材料来通体制造发动机的耐磨部件的启示，并且该特征也起到了简化制造工艺的作用。由此可见，对比文件1和对比文件2已经披露了权利要求1的全部技术特征。在对比文件1的基础上结合对比文件2得出该权利要求所要求保护的技术方案，对所述技术领域的技术人员来说是显而易见的，而且两者的结合没有产生预料不到的技术效果，因此权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。

　　随后，复审请求人起诉到北京市第一中级人民法院和北京市高级 人民法院，两审法院均从对比文件1、2相结合是否能得到本申请权利要求所要求保护的技术方案的角度论述了本申请的创造性，最终判定第11582号决定认定的事实清楚，适用法律正确，程度合法，支持了第11582号决定关于创造性的认定。

　　在复审阶段和诉讼阶段，复审请求人一直强调对比文件1具体实施方式采用1mm厚的钢结硬质合金压制毛坯，而在1300-1400℃的高温下，1mm厚的毛坯变形将远远的超过1mm，该毛坯根本不能烧结生产出来，因此，对比文件1是错误的，没有实施的可能，不能作为对比文件来评述本申请的创造性。

　　案例评析

　　本案的焦点在于：对比文件的公开程度是否影响其作为现有技术来评价在后发明的创造性。

　　对于作为现有技术来评价在后发明的新颖性和创造性的对比文件的公开程度只在《审查指南》第二部分第三章第2.3节和第二部分第十章第5.1节作出相关规定。其中《审查指南》第二部分第三章第2.3节规定：引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准，该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。《审查指南》第二部分第十章第5.1节规定：“专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。这里所谓“提到”的含义是：明确定义或者说明了该化合物的化学名称、分子式（或结构式）、理化参数或制备方法（包括原料）。”

　　除上述提及的化合物新颖性评价时出现的例外情形外，审查指南均未对在新颖性和创造性的评价过程中引用的对比文件公开的程度作出明确规定。

　　《2006版审查指南修订导读》中对有关对比文件的内容的修订内容作了如下说明：本次修订删除了原审查指南如下的内容：“一份清楚、完整地公开了发明或者实用新型专利申请的技术方案的对比文件，是损害该发明或者实用新型专利申请的新颖性的文件”。原审查指南这样的表述方式容易使人误解为只有满足了专利法意义上的充分公开要求的对比文件，才能作为评判新颖性的对比文件。这种理解显然是不恰当的，因为在新颖性判断过程中应当按照新颖性的审查原则判断两者是否为同样的发明或者实用新型。依照新颖性审查原则，是否为同样的发明或者实用新型的判断方法是对两者的技术方案、技术领域、所解决的技术问题和预期效果进行比较，如果实质上相同，则是同样的发明或者实用新型，从而不具备新颖性；如果不同，则不是同样的发明或者实用新型，就具备新颖性。所以，我们只需要按照判断是否是同样的发明或者实用新型的方法将申请文件与对比文件进行比较，如果得到两者属于同样的发明或者实用新型这样的结果，则对比文件就能用来破坏申请的新颖性，而无需首先将对比文件视作一份专利申请对其进行是否充分公开的审查。

　　由此可见，在新颖性判断时除上述例外情形之外，无需考虑对比文件的公开程度。对于创造性判断时引用的对比文件的公开程度，审查指南并未给出明确规定，而是从创造性的概念、判断原则、方法对对比文件公开的内容提出要求。中国专利法规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。根据审查指南的规定，在具体判断时，通常由所属技术领域的普通技术人员将一份或者多份现有技术（对比文件）中的不同的技术内容组合在一起，如果仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验判断可以得到要求保护的发明，则该发明不具有突出的实质性特点或实质性特点。因此，创造性判断考虑的是所属技术领域的技术人员是否能从现有技术得到技术启示，结合现有技术得到要求保护的发明。对此罗杰·谢克特和约翰·托马斯合著的《美国专利法原理》中列举了这样的一个例子：假设发明人提交了一项专利申请，请求保护可拆卸的汽车座椅与婴儿车的组合，审查员发现三份对比文件，其中对比文件1描述了可拆卸的汽车座椅/婴儿车组合的构思，但没有具体提供汽车座椅和婴儿车如何实际结合并固定在汽车内部地板等内容的详细描述，故对比文件1不符合能够实现的要求，即未充分公开；对比文件2描述了常规座椅和婴儿车结合能够实现内容，对比文件3描述了以本申请相同的机械方式把可拆卸的座椅固定在汽车内部地板能够实现的内容，虽然对比文件2、3描述了本申请所有技术特征并且能够实现的，但它们没有提出对比文件应当结合。即使对比文件1的技术方案本身无法实现，审查员能够通过对比文件1来证明将这两篇对比文件结合的动机，进行用不具备创造性进行驳回。在本案中，对比文件1已描述了为了提高缸筒内壁的耐磨性而将内壁设置为钢结硬质合金，对比文件2公开了可以利用钢结硬质合金通体制造发动机的耐磨部件。根据对比文件1的公开和所属技术领域普通技术知识，通常要求缸筒内壁具有高的耐磨性，缸筒是发动机中的常规耐磨部件，尽管对比文件1关于缸筒内的钢结硬质合金耐磨层是如何再熔合结合在母材上的描述并不太清楚或存在暇疵，但当本领域技术人员面对这两份现有技术时，可以利用本领域技术人员的普通技术知识和对比文件1中的技术启示，即发动机缸磨内壁需要高的耐磨性，结合这两份对比文件，最终得到本申请的技术方案，即利用钢结硬质合金通体制造缸筒。因此，在创造性判断时，有些情况下作为现有技术的对比文件即使存在某一部分公开不充分的问题，所属技术领域的普通技术人员仍然可以从中获得其所需要的有用的技术启示，并将其与其他现有技术结合从而获得解决某一技术问题的技术方案，从这一角度来说现有技术公开的程度并不必然影响所属技术领域的普通技术人员利用其来评价发明的创造性。

　　综上所述，一般来说，在进行新颖性和创造性评价时，只需要按照审查指南规定的新颖性和创造性的判断原则进行比对就可，对于创造性判断，首先要站在所属技术领域人员的角度判断从对比文件公开的内容是否有启示结合得到发明所要保护的内容。有些情况下作为现有技术的对比文件即使存在某一部分公开不充分的问题，所属技术领域的普通技术人员仍然可以从中获得其所需要的有用的技术启示，并将其与其他现有技术结合从而获得解决某一技术问题的技术方案。值得注意的，从本案一审和二审法院的处理过程也可以看出两审法院支持上述观点。

　　另外，由本案的审理过程中，我们也可以得到如下启示：在面对审查员针对发明的创造性提出质疑时，申请人应强调所属领域技术人员从对比文件公开的内容是否有启示结合得到发明的技术方案，而非强调对比文件能否实现的问题。

　　（程跃新）